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成功案例
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德權視角 | 美國專(zhuān)利現有技術(shù)認定淺析

摘要:專(zhuān)利申請要獲得授權需要滿(mǎn)足新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性。在新穎性和創(chuàng )造性判定上是與現有技術(shù)進(jìn)行比對的,因此確定哪些技術(shù)屬于現有技術(shù)就顯得尤為重要。文本主要淺析美國如何對現有技術(shù)進(jìn)行認定的,以及與我國在現有技術(shù)認定方面的一些差異。

關(guān)鍵詞:有效申請日;現有技術(shù);新穎性。

1 、引言

創(chuàng )新是衡量一個(gè)國家科學(xué)技術(shù)水平的重要標志,而知識產(chǎn)權是保護創(chuàng )新的最有力的手段。專(zhuān)利權作為一種知識產(chǎn)權,是用來(lái)保護發(fā)明創(chuàng )造的。通常來(lái)講,專(zhuān)利權是指一項發(fā)明創(chuàng )造向所在國或地區主管當局提出專(zhuān)利申請,經(jīng)依法審查合格后,向專(zhuān)利申請人授予的在規定的時(shí)間內對該項發(fā)明創(chuàng )造享有的專(zhuān)有權。所在國或地區主管當局在對發(fā)明創(chuàng )造進(jìn)行審查的時(shí)候,通常都要考慮到三性,即,新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性。實(shí)用性一般來(lái)說(shuō)就是要能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果等等。在新穎性和創(chuàng )造性的判定方面,各個(gè)國家或地區的判定原則大體相同,一般都是與現有技術(shù)相比較,但是在現有技術(shù)的認定上存在著(zhù)些許差異。對于一件對比文件,依據我國專(zhuān)利法被視為現有技術(shù),但是依據美國專(zhuān)利法則有可能不會(huì )被視為現有技術(shù)。本文主要淺析美國專(zhuān)利法對現有技術(shù)的認定問(wèn)題。

2 、有效申請日

提到美國專(zhuān)利申請現有技術(shù)的認定就不得不說(shuō)“有效申請日(effective filling date)”這一概念,其是在2011年修訂的《美國發(fā)明法案》(The Leahy-Smith America Invents Act, AIA) 提出的。有效申請日是針對專(zhuān)利或者專(zhuān)利申請中要求保護的發(fā)明的,要求保護的發(fā)明是指專(zhuān)利或專(zhuān)利申請中由權利要求限定的主題,換言之就是一項一項的權利要求所涵蓋的技術(shù)方案。根據35 U.S.C. 100條規定可知,對于享有優(yōu)先權或在先申請的權益的,要求保護的發(fā)明的有效申請日為其優(yōu)先權申請或最早在先申請的申請日,否則為其實(shí)際申請日。比如,對于繼續申請而言,其有效申請日為其母案的申請日。對于部分繼續申請而言,若要求保護的發(fā)明包含在其母案內,則有效申請日為其母案申請日;若要求保護的發(fā)明未包含在母案內,則有效申請日為其實(shí)際申請日。

3 、現有技術(shù)認定

美國在新穎性判定方面與我國一樣,采用的是絕對新穎性,也就是說(shuō)要求保護的發(fā)明不是現有技術(shù)。我國專(zhuān)利法意義上的現有技術(shù)規定在專(zhuān)利法第22條第5款中,其規定了本法所稱(chēng)現有技術(shù)是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)。美國關(guān)于現有技術(shù)的規定是在美國專(zhuān)利法第102條第(a)款給出的,規定了下面兩種情形屬于現有技術(shù),即,情形(1):要求保護的發(fā)明在其有效申請日之前已經(jīng)獲得專(zhuān)利、在出版物中已有描述,或者被公開(kāi)使用、銷(xiāo)售或者以其他方式為公眾可獲得;情形(2):要求保護的發(fā)明被描述在其有效申請日前由他人有效提出的美國授權專(zhuān)利中,或者被公開(kāi)或被視為公開(kāi)在其有效申請日前由他人有效提出的美國專(zhuān)利申請中。

上述情形(1)與我國專(zhuān)利法規定的現有技術(shù)大體相同。對于情形(2),其類(lèi)似于我國的抵觸申請,即在有效申請日前提出并且公布在有效申請日(含)之后的專(zhuān)利申請文件中或者公告在有效申請日(含)之后的專(zhuān)利文件中。但是美國專(zhuān)利法規定的是由“他人”提出,而我國專(zhuān)利法規定的是“任何單位或個(gè)人”。具體地,我國專(zhuān)利法第22條第2款規定了“也沒(méi)有任何單位或個(gè)人就同樣的發(fā)明或實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出過(guò)申請并記載在申請日以后公布的專(zhuān)利申請文件或公告的專(zhuān)利文件中”。由此可知,我國的抵觸申請還包括同一申請人提出的同樣的發(fā)明或實(shí)用新型,而在美國,這種情況是不會(huì )被視為現有技術(shù)的。

另外,對于在要求保護的發(fā)明的有效申請日前1年(含)之內的披露,美國專(zhuān)利法第102條第(b)(1)款還規定了兩種例外情況——例外情況(a)和(b),即,在例外情況(a)和(b)兩種情況下不把在要求保護的發(fā)明的有效申請日前1年(含)之內的披露視為現有技術(shù)。對于例外情況(a),其是指:若在要求保護的發(fā)明的有效申請日前1年(含)之內的披露是由發(fā)明人或共同發(fā)明人做出的,或者是由直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得披露的主題的他人所做出的,則不被視為現有技術(shù)。對于例外情況(b),其是指:在要求保護的發(fā)明的有效申請日前1年(含)之內的披露之前,所披露的主題已經(jīng)被發(fā)明人或共同發(fā)明人公開(kāi)披露了,或者由直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得披露的主題的他人公開(kāi)披露了。

從上述可知,對于一件要求保護的發(fā)明,在其有效申請日前1年(含)之內被披露了,如果此披露是由發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的,則此披露不被視為現有技術(shù),也就是說(shuō)此披露并不能使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性。如圖1所示,將要求保護的發(fā)明的有效申請日視為0,在其之前1年(含)內存在披露A,該披露A公開(kāi)了本要求保護的發(fā)明,且該披露A是由本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人做出的,那么披露A不能夠使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性。 

圖 1

如果圖1中的披露A是由他人做出的,會(huì )不會(huì )使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性呢?需要視情況來(lái)看。如果該他人是直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的披露A所披露的主題而進(jìn)行了披露A,那么披露A也不能使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性。如果該他人并不是直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的披露A所披露的主題而進(jìn)行了披露A,但是在該他人進(jìn)行披露A之前,發(fā)明人或共同發(fā)明人已經(jīng)進(jìn)行了披露,則此披露A也不能使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性。如圖2所示,其中披露B公開(kāi)了本要求保護的發(fā)明且是由本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人做出的,并且披露B是在披露A做出之前做出的,這種情況下披露A不被視為現有技術(shù),因而不能影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。另外,由于披露B是本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人做出的,因此也不能影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。然而,如果披露B是在披露A之后做出的,如圖3所示,這種情況下,披露A就會(huì )被視為現有技術(shù),從而能夠影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。

圖 2 

圖 3

如果他人并不是直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得披露A所披露的主題而進(jìn)行了披露A,但是在該他人進(jìn)行披露A之前,有另一他人進(jìn)行了披露C并且披露C所公開(kāi)的主題是該另一他人直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的,則披露A也不能使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性,如圖4所示。如果披露C是在披露A公開(kāi)之后公開(kāi)的,如圖5所示,則披露A就會(huì )被視為現有技術(shù),從而會(huì )影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。

 圖 4 

圖 5

對于上述情形(2),即他人在要求保護的發(fā)明的有效申請日之前提出且在該有效申請日(含)之后公布在美國專(zhuān)利申請文件中或者公告在美國專(zhuān)利文件中,在美國專(zhuān)利法第102條第b(2)款,規定了三種不被視為現有技術(shù)的例外情況。本文將這三種例外情況分別稱(chēng)為例外情況(c)、例外情況(d)和例外情況(e),其中: 例外情況(c)是指所公開(kāi)的主題是直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的; 例外情況(d)是指所公開(kāi)的主題在其由他人有效提出之前已經(jīng)被發(fā)明人或共同發(fā)明人公開(kāi)披露了,或者已經(jīng)由直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得披露的主題的他人公開(kāi)披露了; 以及例外情況(e)是指所公開(kāi)的主題和要求保護的發(fā)明在本要求保護的發(fā)明的有效申請日(含)之前歸屬于同一人所有或者具有轉讓給同一人的義務(wù)。 如圖6所示,其中0表示要求保護的發(fā)明的有效申請日,t1表示美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A的有效申請日并且t1在本要求保護的發(fā)明的有效申請日之前,t表示美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A的公開(kāi)日并且t在本要求保護的發(fā)明的有效申請日之后,以及美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A披露了本要求保護的發(fā)明。

 圖 6

如果美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A公開(kāi)的主題是直接或間接地從本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的,即屬于例外情況(c),則美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A不被視為現有技術(shù),從而不能夠影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。

 圖 7

如果美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A公開(kāi)的主題不是直接地或間接地從本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的,但是,如圖7所示,在美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A的有效申請日t1之前的時(shí)間t2存在披露D,該披露D也披露了本要求保護的發(fā)明。如果披露D是由本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人公開(kāi)披露的,或者是由直接或間接地從本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得披露的主題的他人公開(kāi)披露的,即屬于例外情況(d),則美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A不被視為現有技術(shù),從而不能夠影響本要求保護的發(fā)明的新穎性。這里需要強調一點(diǎn),對于披露D的時(shí)間t2,如果t2在本要求保護的發(fā)明的有效申請日之前超過(guò)一年了,那么披露D是會(huì )影響本要求保護的發(fā)明的新穎性的,即,會(huì )使本要求保護的發(fā)明喪失新穎性。

對于例外情況(e),指的是共同所有權的問(wèn)題,就是說(shuō)在要求保護的發(fā)明的有效申請日(含)之前,披露的主題和要求保護的發(fā)明歸屬于同一人或者具有轉讓給同一人的義務(wù)。比如,在圖6中,美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A公開(kāi)的主題不是直接地或間接地從本要求保護的發(fā)明的發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的,并且在其有效申請日之前也沒(méi)有被發(fā)明人或共同發(fā)明人公開(kāi)披露,而且也沒(méi)有被由直接或間接地從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得該主題的他人公開(kāi)披露,但是在要求保護的發(fā)明的有效申請日(圖6中的“0”)或其之前,美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A的申請權或專(zhuān)利權被轉讓給了本要求保護的發(fā)明的權利人,那么美國專(zhuān)利申請或專(zhuān)利A就不會(huì )被視為現有技術(shù),從而不會(huì )對本要求保護的發(fā)明的新穎性造成影響。

4 、結論

美國專(zhuān)利法意義上的現有技術(shù)的認定比我國專(zhuān)利法意義上的現有技術(shù)認定要寬泛些。通常來(lái)講,有效申請日前一年內的公開(kāi)一般都不視為現有技術(shù)。我國雖然也有不喪失新穎性寬限期,但是只限于六個(gè)月,而且還有非常嚴格的條件限制。對于抵觸申請來(lái)說(shuō),在美國專(zhuān)利法上無(wú)論申請人自己或他人的公開(kāi)都不會(huì )影響新穎性,而在我國專(zhuān)利法上申請人自己的公開(kāi)也是會(huì )影響新穎性的。在接收到美國官方的審查意見(jiàn)通知書(shū)的時(shí)候,申請人一定要先確認該審查意見(jiàn)通知書(shū)所引用的對比文件是否屬于美國專(zhuān)利法102條(a)款所規定的現有技術(shù)的兩種情形(1)和(2)。在屬于情形(1)的情況下,需要進(jìn)一步判斷是否屬于被排除現有技術(shù)的例外情況(a)和例外情況(b)。在屬于情形(2)的情況下,需要進(jìn)一步判斷是否屬于被排除現有技術(shù)的例外情況(c)、例外情況(d)和例外情況(e)。只有這幾種例外情況都不屬于的情況下所引用的對比文件才能夠用來(lái)評價(jià)本申請的新穎性和創(chuàng )造性。


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